RINNOVO DELLA DOMANDA DI MARCHIO
Decorsi dieci anni dalla data di primo deposito della domanda di registrazione, la registrazione deve essere rinnovata.
Il rinnovo della registrazione del marchio potrà avvenire per infinite volte!
(a differenza di quanto, per esempio, è previsto per i disegni e modelli per i quali è prevista la possibilità di un numero di rinnovi complessivamente per anni 25).
Nelle pagine dedicate alla registrazione del marchio abbiamo precisato che gli effetti della prima registrazione durano 10 anni a partire dalla data di deposito della domanda (per il marchio registrato in Italia ed in Europa).
DOMANDE FREQUENTI
Che cosa succede se non si procede al rinnovo della registrazione del marchio?
Se non si procede al rinnovo della registrazione del marchio, ovvero, si procede oltre i termini stabiliti dalla legge, il marchio si estingue. Segnatamente, si perdono tutti i diritti acquisiti con la prima registrazione del marchio.
Qual è il termine per rinnovare la registrazione di un marchio?
Per rinnovare la registrazione di un marchio è necessario presentare la relativa domanda di rinnovo nei 12 mesi che precedono la data di scadenza.
Cosa succede se entro la scadenza non procedo al rinnovo?
Dipende: se sono passati o meno 6 mesi dalla data di scadenza.
Infatti, se non hai rinnovato alla scadenza naturale, ma non sono passati ancora 6 mesi dalla scadenza, potrai presentare la domanda di rinnovo pagando una esigua mora.
Se, invece, sono passati oltre 6 mesi dalla data di scadenza naturale della prima registrazione non è possibile presentare la domanda di rinnovo, ma dovrai procedere con il deposito di una nuova domanda di registrazione.
In questa specifica ipotesi, bisogna essere molti attenti nel valutare gli effetti del mancato rinnovo nel periodo che intercorre tra, la scadenza naturale della prima domanda di registrazione, e la data di deposito della eventuale nuova domanda di registrazione, ricordando che il nostro Ordinamento, a specifiche condizioni, garantisce tutela anche al marchio di fatto.
In sede di rinnovo posso modificare le classi merceologiche indicate nell’originaria domanda di registrazione?
La risposta è dipende cosa si intende per modifica.
Infatti, in sede di rinnovo puoi soltanto ridurre il numero delle classi merceologiche originariamente indicate. Questo ti consentirà di ottenere il rinnovo della registrazione soltanto per quelle classi merceologiche in cui il tuo business si svolge effettivamente, con riduzione dei costi di rinnovo.
Attenzione, però, non è possibile il contrario!
Cioè, in sede di rinnovo, in nessun caso sarà possibile chiedere la rinnovazione della registrazione per un numero di classi maggiori rispetto a quelle indicate nella prima domanda di registrazione.
Pertanto, se il tuo business si è nel tempo esteso anche settori appartenenti a classi merceologiche ulteriori rispetto a quelle indicate nella prima domanda di registrazione, sarà necessario procedere con il deposito di una nuova ed ulteriore domanda di registrazione per le diverse classi merceologiche in cui nel frattempo i tuoi affari si sono estesi.
Ho effettuato un restyling del mio marchio: posso procedere con il rinnovo o devo presentare una nuova domanda?
Ebbene, molto spesso accade che successivamente all’originaria domanda di registrazione del marchio si procede ad un restyling dello stesso.
E, quindi, all’atto del rinnovo della prima domanda di registrazione ci si chiede se è possibile procedere al rinnovo, oppure, se è necessario procedere al deposito di una nuova domanda. Ed in tale ultimo caso il marchio originario come lo gestisco?
Ebbene, il concetto da cui partire è che, in sede di rinnovo…
il marchio deve essere identico a quello originariamente registrato!
Tuttavia, è sempre consigliabile sottoporre le modifiche apportate al marchio in sede di restyling ad un consulente, al fine di capire se, tenuto conto della natura del marchio e della qualità delle modifiche apportate, è necessario il deposito di una nuova domanda, oppure, è possibile procedere con il rinnovo di quella originariamente depositata.
Infatti, in linea di massima, se le modifiche apportate sono estremamente marginali, potrebbe anche essere possibile procedere al rinnovo e, quindi, continuare ad usare il tuo marchio modificato, mantenendo, in tal modo, come data di registrazione quella originaria della prima domanda di registrazione.
Di converso, se le modifiche apportate in sede di restyling sono consistenti è necessario procedere al deposito di una nuova domanda di registrazione.
In questo caso però bisogna stare attenti!
Se per le modifiche apportate in sede di restyling giungi alla determinazione di dover depositare una nuova domanda di registrazione non devi “abbandonare” la tutela del tuo marchio nella versione precedente.
Infatti, se depositi una nuova domanda di registrazione questa tutelerà il tuo marchio post restyling. Mentre, il mancato rinnovo della prima registrazione avrà come conseguenza quella di perdere i diritti acquisiti sul marchio nella sua versione originale.
Da ciò ne può conseguire un sostanziale vantaggio per i tuoi concorrenti che potrebbero anche decidere si sfruttare la situazione.