TRASFERIMENTO E LICENZA DEL MARCHIO
Il marchio d’impresa può essere trasferito, ovvero, concesso in licenza a terzi.
Che differenza c’è tra il trasferimento e la concessione in licenza del marchio?
Con il trasferimento o cessione del marchio si cede a terzi la proprietà totale o parziale del marchio. Mentre, con la concessione in licenza si mantiene la proprietà del proprio marchio, ma si concede a terzi di farne uso a specifiche condizioni prestabilite.
Cosa dice la normativa italiana sulla cessione del marchio?
L’art. 23 del CPI (d.lgs 30/2005) stabilisce che “il marchio può essere trasferito per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato”.
Ciò posto, si tenga conto che, originariamente, non era possibile cedere il marchio senza trasferire contestualmente anche l’azienda o un ramo particolare della stessa.
Dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 480/92, invece, il marchio può essere ceduto a terzi anche senza la contestuale cessione dell’azienda o di un ramo della stessa. In merito, però bisogna considerare che l’art. 2573 co. 2 c.c. stabilisce che “quando il marchio è costituito da un segno figurativo, da una denominazione di fantasia o da una ditta derivata, si presume che il diritto all’uso esclusivo di esso sia trasferito insieme con l’azienda”. Tuttavia, giova ricordare che l’art. 2573 c.c. prevede una presunzione e non un obbligo.
Un ulteriore novità portata dalla riforma del 1992 è quella per cui il marchio può essere trasferito per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato. Da ciò ne consegue che potranno coesistere marchi identici per prodotti diversi.
L’unico limite è costituito dal fatto che dal trasferimento (ma anche dalla concessione in licenza) del marchio non deve derivare inganno per i consumatori.
Cosa bisogna fare dopo la stipula dell’atto di trasferimento – cessione del marchio?
Il Codice della Proprietà Industriale stabilisce che debbono essere resi pubblici, mediante trascrizione presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi, tra gli altri, i seguenti eventi:
- a) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che trasferiscono in tutto o in parte, i diritti su titoli di proprietà industriale;
- b) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che costituiscono, modificano o trasferiscono diritti personali o reali di godimento privilegi speciali o diritti di garanzia;
- c) gli atti di divisione, di società, di transazione, di rinuncia, relativi ai diritti enunciati nelle lettere a) e b);
Per ottenere la trascrizione l’interessato dovrà presentare apposita istanza (c.d. nota di trascrizione) allegando alla stessa copia autentica dell’atto pubblico, ovvero, l’originale o la copia autentica della scrittura privata autenticata, ovvero, la diversa documentazione consentita dalla legge.
Perché concedere in licenza o per il merchandising il proprio marchio?
Le motivazioni che possono portare il titolare di un marchio a concedere la licenza d’uso dello stesso a terzi possono sicuramente essere diverse. Ma la più frequente è certamente quella di garantirsi un maggiore sfruttamento economico del proprio marchio, ovvero, quella di ampliare la propria offerta commerciale anche a nuovi settori merceologici attraverso il merchandising.
Va sicuramente evidenziato che questi contratti riguardano per lo più marchi che hanno un livello di notorietà molto alto e che, proprio per questo, sono appetibili ai terzi, i quali, proprio per beneficiare della predetta notorietà, sono disposti a pagare somme (royalties) talvolta anche importanti pur di poter utilizzare nel proprio business un marchio già noto.
Cosa dice la normativa italiana in merito alla licenza di marchio ?
In tema di licenza di marchio l’art. 23 comma 2 del CPI statuisce che: “Il marchio può essere oggetto di licenza anche non esclusiva per la totalità o per parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato e per la totalità o per parte del territorio dello Stato, a condizione che, in caso di licenza non esclusiva, il licenziatario si obblighi espressamente ad usare il marchio per contraddistinguere prodotti o servizi eguali a quelli corrispondenti messi in commercio o prestati nel territorio dello Stato con lo stesso marchio dal titolare o da altri licenziatari”.
Quel’ è la migliore strategia da attuare per sfruttare al meglio il proprio marchio?
Identificare la migliore strategia da attuare per raggiungere i massimi risultati possibili nello sfruttamento economico del proprio marchio è qualcosa che, ovviamente, cambia da situazione a situazione. Tuttavia, esse hanno in comune un elemento: il punto da cui partire.
Difatti, il successo dei propri progetti di espansione dipende, anzitutto, dalle scelte che si sono fatte all’atto dell’originaria registrazione del marchio ed, in particolare, da quali sono i prodotti e servizi per i quali si è chiesta e poi ottenuto la registrazione del marchio.
In un simile scenario, affidarsi a dei professionisti esperti della materia rappresenta sicuramente una scelta fondamentale per l’effettivo conseguimento dei vostri obiettivi di espansione e di maggiore sfruttamento economico del vostro marchio.